¿Es posible encargar a una aseguradora un seguro contra el riesgo de confusión de una marca registrada?

La marca registrada es una propiedad privada de gran valor

La marca registrada es un bien privado de naturaleza inmaterial que se contabiliza como activo intangible en el grupo 2 del inmovilizado y por ser un derecho privado es susceptible de valoración económica. Como toda propiedad debe estar inscrita en el Registro, si es marca española en el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), donde surtirá efectos frente a terceros.

¿Cómo se obtiene la marca registrada?

Mediante un procedimiento administrativo que comienza con la solicitud preferentemente a través de un Agente de la Propiedad Industrial, quien actúa en nombre y representación del solicitante y es responsable de su actuación profesional. El solicitante puede actuar por sí mismo, aunque no es recomendable, ya que no puede pedir responsabilidad a la Oficina de Marcas porque al ser esta un organismo público no puede legalmente emprender la defensa de un bien privado como es la marca registrada, por impedirlo el principio jurídico de prevención frente al abuso de autoridad. Esto significa que solo podrá presentar oposición en defensa de un presunto riesgo de confusión el propio solicitante por sí mismo o profesionalmente representado.

El derecho prioritario

El derecho prioritario, que es determinante para defender que una marca anterior no se confunda con otra posterior, nace al Derecho con la solicitud y acompaña siempre a la marca registrada, aunque también es válido durante 6 meses para solicitar con él la marca en cualquier país signatario del Convenio de la Unión de París (que son prácticamente todos los países del mundo).

El riesgo de confusión

Hay riesgo de confusión entre marcas, según la jurisprudencia, cuando el público medio, atento, no distingue con certeza a qué empresa corresponden los productos o servicios designados por una u otra marca.

Si al solicitarse una marca se incurre en riesgo de confusión, es preceptivo que el titular de la marca prioritaria presuntamente perjudicada se oponga a la solicitada pidiendo su denegación. Es la forma más rápida y diligente de impedir que se conceda una marca con un presunto riesgo de confusión. Pero, para advertir el riesgo de confusión, es necesaria una vigilancia.

El deber de la vigilancia para impedir el riesgo de confusión

Solo a través de una vigilancia efectuada sobre la publicación de la solicitud se llega a conocer a tiempo el riesgo de confusión entre una marca anterior y otra posterior. Es este un deber que corresponde al titular de toda marca registrada, puesto que es él el único que puede oponerse en su defensa, por sí mismo o profesionalmente representado.

Pero las marcas son creaciones imaginativas, únicas, la mayoría no presentes en diccionarios y consecuentemente no se adaptan bien a los estándares de la vigilancia informática convencional.

Confiar la vigilancia de las marcas a una búsqueda informática convencional se enfrenta a la dificultad de no hallar referencias comparativas en la detección del riesgo de confusión y en consecuencia este pasa desapercibido.

En muchos casos, la marca registrada encierra aspectos conceptuales enmascarados que por no figurar en diccionarios no son detectables por la búsqueda informática convencional. Y es que esta búsqueda compara sin problemas la fonética de la marca vigilada con la posteriormente solicitada y encuentra similitudes o identidades, pero lo que difícilmente encuentra son parecidos conceptuales traducidos o no a un idioma comercial. Por ejemplo, la marca solicitada DULCIBOM frente a la anteriormente registrada CONFITCHOC. Son conceptualmente idénticas, ya que ambas se refieren a un bombón dulce, pero ningún programa informático convencional encontraría esta identidad conceptual, puesto que faltan las referencias comparativas presentes en diccionarios dulce, confite, bombón y chocolate, aquí sustituidas por las creaciones dulci, confit, bom y choc, que no figuran en diccionarios. Para corregir este defecto habría que pronosticar específicamente la opción comparativa DULCIBOM como marca parecida con riesgo de confusión con la marca anterior vigilada CONFITCHOC. Para ello, habría que realizar la búsqueda informática en sentido inverso, partiendo de la marca vigilada, en el ejemplo CONFITCHOC, y así poder buscar informáticamente las analogías tanto fonéticas como conceptuales pronosticadas entre las que se encontraría la marca posterior DULCIBOM.    

¿Puede la inteligencia artificial suplir las lagunas de la búsqueda informática convencional?

En algunos casos sí, pero no en todos. Por ejemplo, la marca registrada BULYMINTOR y la posteriormente solicitada BULY MINTOR. Fonéticamente, son idénticas, pero su constitución es diferente, aunque la única diferencia sea que la vigilada es unida y la posteriormente solicitada separada. Pero el programa informático convencional que busca analogías de BULYMINTOR no puede separar BULY de MINTOR porque no encuentra referencias en diccionarios para hacerlo, ya que ni BULY ni MINTOR figuran en diccionarios. Un programa de inteligencia artificial podría mediante un algoritmo ir descomponiendo letra por letra ambas marcas y probablemente llegaría a compararlas, pero hacer esta operación con todas las marcas separables es un trabajo ímprobo fácilmente resuelto por la vigilancia específica © de Heda, que sí pronostica la marca separada para que entre en la búsqueda informática sin más. Otras opciones conceptuales para buscar específicamente podrían ser POOLY MINTOR, POOLY PINTOR o POOLY PAINTER, que ningún programa informático podría encontrar por no hallar referencias en diccionarios y por ello, difícilmente un programa de inteligencia artificial podría hacerlo.

¿Se puede exigir responsabilidad a quien no advierta el riesgo de confusión en la vigilancia convencional de las marcas?

No, por las lagunas que no cubre la vigilancia convencional como se ha visto, pero sí a quien lo haga por un programa de vigilancia específica © como el que explota Heda. En este caso, el vigilado contrata al vigilante para no caer en riesgo de confusión con su marca vigilada. En tal caso, el propietario de la marca vigilada no se encuentra indefenso frente al riesgo de confusión, cuya detección queda asegurada por un contrato que obliga al vigilante a comparar todas las opciones comparativas pronosticadas en la vigilancia específica © y partiendo de estas buscar coincidencias (matches) en su cruce informático con las marcas posteriormente solicitadas, inversamente a como lo hace la vigilancia convencional. Los derechos de autor de esta vigilancia específica © los explota en exclusiva Heda Patentes y Marcas, S.L. Consúltese para más amplia información la web de Heda.

¿Puede entonces contratarse un seguro contra el riesgo de confusión de una marca registrada?

La vigilancia de las marcas es un deber que corresponde desarrollar a sus propietarios, nunca a la Administración, que no es competente para la defensa de derechos privados legalmente protegidos frente a un eventual abuso de autoridad. Por ello, podría el propietario de una marca específicamente vigilada encargar a una aseguradora un seguro contra el riesgo de confusión entre marcas, ya que con la vigilancia específica © está el hallazgo del riesgo de confusión asegurado.

Heda Patentes y Marcas, S.L. explota en exclusiva los derechos de autor del programa de vigilancia específica © de marcas.

El sistema de vigilancia específica © de Heda elabora previsoramente un plan para cada marca única e irrepetible vigilada en el que inserta todas las opciones comparativas posibles, muchas insertadas a mano con la cooperación en su caso del propietario, y lo cruza informáticamente con las solicitudes de marcas que se publican a diario en los boletines nacional, comunitario e internacionales. Heda contrata con el propietario de la marca esta vigilancia específica © y como en todo contrato se pueden pedir responsabilidades a quien negligentemente incumpla alguno de sus condicionantes.